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2019年度中国企业应诉美国337调查综述
来源:     时间 : 2020-06-03

前言:窗外是春暖花开的2020年,禁足于室内的数月中我们回顾了去年美国337调查领域的实务。每年年初起草去年的年报,已经是我们十年的惯例。但是,在我十五年的美国337调查执业经历中,2019年显然非同寻常,中美之间的贸易摩擦已然渗透进美国337调查这一细分领域。例如,去年涉及中国企业的美国337调查案占到全部337调查案件数量的半数,跃居历史新高。这些新的趋势以及相应的法律进展确实值得在美国有实质业务或者贸易利益的中国企业和产业密切关注。考虑到目前的全球新冠疫情,经济衰退之初往往也是纠纷高发之际。考虑到贸易战和疫情等诸多因素的叠加,中国企业更应早加防范,未雨绸缪。


一、2019年337调查中国企业涉诉案件的立案、应诉和裁决情况

本部分用图表的方式重点介绍并分析了2019年中国企业337调查涉案、应诉以及裁决情况。为帮助理解我国企业应诉美国337调查的整体情况,本部分根据将近二十年数据积累还提供了往年相关数据并进行总结分析。

1、美国337调查立案数量以及涉及中国企业的调查数量

如图一所示,在过去十九年中,美国国际贸易委员会(以下简称“ITC”)受理的337调查案件数量总体上呈现波动上升的态势。案件数量在2011年达到峰值之后略有下降,2016、2017连续两年又有回升,2018、2019两年略有下降。具体地,2011年立案69起,2015年出现低谷,立案36起[1],2016年急剧增长至54起,比2015年多18起;2017年立案59起,为2011年之后的又一峰值;2018年立案50起,2019年立案45起,尽管低于2016和2017年,但仍处于历史高位。


图一:2001年至2019年ITC立案的美国337调查数量表

如表一所示,2019年,涉及中国企业的337调查达到22起,占全年案件的一半左右,为历史上最高比例。


表一:2001年-2019年中国涉案美国337调查数量以及比率汇总


2、中国企业涉及美国337调查产品分析
在过去十九年中,中国企业涉诉美国337调查产品多种多样。具体地说,2019年337调查涉及中国企业的产品包括牛磺酸、半导体芯片、光伏电池、童车、食品加工设备、服装、乙烯基瓷砖、LED筒灯和泛光灯、触控式移动设备与计算机、厨房设备、鱼钳、防儿童密封盒、激光雷达设备、便携式家具、平衡电枢、可折叠可重复使用的吸管、钻井液振动筛、皮卡车折叠床罩系统。[9]
3、中国企业涉及美国337调查案由分析
如表二所示,在过去十九年中,中国企业涉案绝大多数的案由是专利侵权。2019年,专利侵权仍为首要诉由,商业秘密、版权和商标侵权在少部分案件中涉及。

表二:2001年-2019年美国337调查涉及中国企业的案由统计表


4、2019年中国企业应诉情况以及涉及中国企业的337调查案件裁决情况
如表三所示,2019年总共有85家中国企业被起诉至ITC,数量较多;其中43家中国企业选择应诉。2015至2019年,中国企业的应诉比例逐年攀升。

表三:2011年-2019年间中国企业美国337调查应诉情况以及结果概览[23]

二、2019年337调查实务的发展和趋势
(一)ITC在确定申请人是否满足国内产业经济要件时需要个案分析并需要情境分析
在337调查案件中,申请人要证明其满足美国国内产业经济要件的要求,即要证明其在厂房、设备、人力资源或研发等方面有重大或者实质的投资。在判断相关投资是否重大或者实质时,ITC并没有固定的投资数量或者比例的要求,需要根据个案具体情况来确定,而情境分析(contextual analysis)则是在进行个案具体分析时需要重点考量的方面。在化油器案(337-TA-1123)中,委员会在其2019年10月28日作出的复审认定中,纠正了行政法官作出的“申请人美国境内国内产业相关投资金额与美国境内销售金额相比低于5%,不构成重大投资”之认定,继续了之前根据个案具体情况具体分析的做法。委员会也不赞同行政法官作出的“大的跨国公司应当在美国有更大金额投资”之认定,而是需要根据国内产业产品市场情况来判定是否构成重大投资。
在情境分析方面,委员会认定化油器案的申请人并未提供充分的情境证据来支持情境分析,例如,申请人并没有提供证据证明其国内产业活动对国内产业产品的价值和贡献,因此,委员会支持了行政法官作出的申请人未能满足国内产业经济要件的认定。在情境证据方面,委员会强调申请人的实际运营情况、涉案市场或者行业的情况、或者其他情境证据将对认定是否满足国内产业经济要件非常重要,在判断是否构成重大或者实质时,需要结合市场或者行业的情况来考虑申请人的活动对受专利保护产品的价值和贡献。在化油器案之后的光伏案(337-TA-1151)中,委员会支持了行政法官作出申请人满足国内产业经济要件之简易裁决,认定申请人提供的证据证明了其美国国内产业活动(1)增加了国内产业产品的价值,且(2)相对于全球的运营来说是重大的。
ITC在化油器一案中的情境分析意见将对337调查国内产业经济要件认定、申请方的证明和提供证据思路以及被申请人抗辩思路产生重要的影响,值得中国企业密切关注。
(二)商业秘密案件增多,中国企业需要防范商业秘密侵权风险
自2010年起,ITC总共启动了18起含有商业秘密侵权诉由的337调查,其中2019年启动的含有商业秘密侵权诉由的337调查案件高达6起,为337调查历史上商业秘密案件数量最多的一年。这6起案件包括两起针对中国被诉企业的案件[1]以及两起针对韩国被诉企业的案件[2]。此外,德国企业Heraeus与美国企业Zimmer互相提起了针对对方的商业秘密337调查。[3]
尽管这些案件中有相当部分案件所指控的商业秘密窃取行为均发生在美国境外,但根据铸钢车轮案(337-TA-655)以及增粘树脂案(337-TA-849)中相关判例,ITC对这些发生在美国之外的行为也拥有管辖权。
鉴于商业秘密在国际竞争中占据日益重要的地位以及中美两国贸易关系日趋脆弱,建议中国企业密切关注美国商业秘密领域的进展,包括刑事领域、民事诉讼领域以及337调查领域的进展,提前做好防范,降低因员工流动或者商业合作关系破裂可能引起的相关的商业秘密法律风险。
(三)涉及标准必要专利(SEP)的337调查新发展
1、背景:2013年三星诉苹果电子产品案(337-TA-794)禁令遭总统否决及美国司法部及专利局《共同政策立场声明》
2019年以前约十年时间,ITC涉及到标准必要专利(Standard Essential Patents, “SEP”)最重要的案件是三星诉苹果电子产品案(337-TA-794)[4],该案相关专利涉及3G通信技术的国际标准,构成标准必要专利;换言之,实施相关通信标准,就必然需要实施上述专利。2013年6月4日,ITC终裁认定苹果对三星的7,706,348专利构成侵权,并针对苹果的手机和平板电脑产品颁布了禁止进口美国的排除令和制止令等禁令措施。众所周知,有权颁布威力强大的禁止进口美国的禁令是ITC权威所在,因为被告通常不能承受丧失美国市场的风险。。但在当时,ITC该禁令裁决被认为会给美国市场竞争和消费者带来负面影响,时任美国总统奥巴马基于“公共利益”理由推翻了ITC的裁决。
无独有偶,美国司法部及美国专利局就受FRAND承诺约束的SEP 可获得的救济事宜于2013年1 月8日共同发布了《政策立场声明》,郑重表明:仅在有限的情况下给予SEP 权利人禁令救济是合适的,如当专利侵权人(1)单方面拒绝支付已确定(例如法院裁决确定)符合F/RAND原则的许可费时,或(2)单方面拒绝参与谈判以确定F/RAND条款时。也就是说,在上述列举有限情况之外,美国行政当局不支持颁发禁令救济。这体现了当时民主党政府倾向支持专利使用人和公共利益以FRAND条款实施相关标准的需要的价值取向和政治立场。
2、2017年美国共和党新政府上台以来SEP政策动向及美国司法部、专利局、国家标准院2019年新版本的《政策声明》
2017年美国共和党政府上台以后,政府政策转而倾向保护专利权人利益,包括司法部主管反垄断执法的最高官员——司法部副部长Makan Delrahim先生,多次明确表示,给予禁令是专利权保护的应有之义,并且关于SEP的FRAND承诺和专利许可纠纷,往往应当通过合同法,而不是反垄断法来规制调整。2018年12月8日,Makan Delrahim先生公开宣布,代表司法部撤回对于上述2013年美国司法部及美国专利局《共同政策立场声明》的支持。
2019年12月19日,美国联邦司法部、专利局和国家标准院(National Institute of Standards and Technology, NIST)就附带FRAND义务承诺的SEP有关问题,联合发布了新版本的《政策声明》,以替代2013年的旧《共同政策立场声明》。
新版本的声明反映了共和党政府倾向保护专利权人利益的鲜明立场,指出SEP专利与普通专利并无不同,在考虑给予权利人各种救济措施(例如损害赔偿、合理许可法费、损失的利润、法院的禁令、ITC的排除令等)时应均予纳入考虑范围,而不应当排除禁令的适用;特别是,SEP权利人的FRAND承诺,仅仅是在考虑给予救济措施时需要考察的相关因素之一,而不应绝对排除任何一种救济措施(如禁令)的适用。同时,当局政策所关注和警惕的重点,从原来的SEP权利人的专利劫持行为(例如利用禁令威力的威胁从而榨取过高的许可费、拒绝给予许可等,统称为hold-up),转变为SEP使用人的反向劫持行为(利用FRAND承诺的保护,迟迟不达成许可,特别是多家使用人联合起来延迟或拒绝达成许可等,统称为hold-out)。
3、新版本《政策声明》对于美国SEP专利诉讼案件的影响
与2013年的旧《共同政策立场声明》一样,新版本的《政策声明》多次提到ITC的337调查,试图在ITC就SEP颁布排除令的问题上提供指南。鉴于ITC有权对于救济措施进行复审,并且美国贸易代表(USTR)(经总统授权)在需要考虑“公共利益因素”的前提下,具有337调查案件救济措施的最终决定权,考虑到ITC及USTR均不是《政策声明》的签署方,其在多大程度上会受到《政策声明》的影响尚待观察。
上文提到的2013年三星诉苹果电子产品案(337-TA-794)排除令被总统否决之后,SEP权利人很少在ITC发起337调查中寻求排除令的救济,更不用说最终真正获得ITC排除令。新版本的《政策声明》,可能会促进SEP权利人发起新的一波涉及SEP的侵权诉讼,这些案件将成为检测司法机构和ITC对于SEP禁令救济态度的试金石。
新版本的《政策声明》发表后在ITC的首个试水案件,业界本来认为可能是内存模块和组件案(337-TA-1089)。在该案中,Netlist公司指控SK海力士公司侵犯了其实施计算机内存JEDEC标准(Joint Electron Device Engineering Council,电子器件工程联合委员会)所必要的专利权,且拒绝善意谈判达成符合FRAND原则的许可。2019年10月21日,行政法官Bullock发布初裁,认定侵权成立,并建议给予申请人排除令的救济措施。2020年1月31日,ITC决定对于行政法官初裁进行复审,其中SEP有关的问题也是复审的重要争点之一。该案ITC终裁的时间点,恰好在新版本的《政策声明》2019年12月19日发表之后,ITC和USTR是否以及将如何在最终裁决中回应涉及SEP的禁令问题,受到了业界的重点关注。
2020年4月21日,ITC经过复审,在终裁中推翻了行政法官Bullock的初裁认定。ITC认为,(1)原告主张的权利要求解释不成立,故而被告的产品没有侵犯原告专利权,且(2)原告未能满足该专利国内产业之技术要件的要求。就本案中原告主张的SEP,ITC认定,原告依赖于JEDEC标准意欲证明被告构成侵权,缺乏依据;实施JEDEC标准的产品(例如被告被控侵权产品)并未侵犯原告专利权,且实施该标准未必需要实施原告专利,因此原告专利不属于SEP。此外,行政法官初裁认为应当依照纽约州合同法,以RAND要求表述模糊为由,判定《JEDEC专利政策》(特别是其对于SEP权利人的RAND要求)不可执行(unenforceable);ITC终裁推翻了行政法官的“不可执行”的结论,认定标准制定组织通常使用“RAND”这样的表述,在商业习惯和行业惯例中,RAND的含义合理确定,不存在所谓“模糊”之处。总而言之,由于ITC推翻了初裁的SEP认定,终裁被告胜诉,故而本案不再存在是否就SEP给予原告禁令救济的问题。新版本的《政策声明》对ITC案件的影响,尚待下一个真正涉及SEP的337调查案检验。值得一提的是,与ITC不同,美国联邦法院考虑是否给予禁令救济,遵循法律和判例,同时受到美国最高法院eBay一案及一系列判例法的约束;并且法官独立于美国行政当局,受到行政机关政策取向变化的影响较小。目前,总体上,联邦法院不鼓励SEP 权利人通过发起诉讼施压谈判进程,反对利用诉讼和禁令的压力抬高许可费价码,鼓励双方善意谈判,一般不对与善意被许可人进行禁令制裁;个别地,不同的联邦巡回区和各联邦地区法院对于专利权人和使用人的态度略有差异。2019年末新版本的《政策声明》发表后,各联邦法院的司法实践会否发生变化,仍需拭目以待。
(四)ITC在解决竞争对手之间全球知识产权争议方面继续扮演重要角色
与2018年类似,2019年337调查案件呈现出来的一个重要特征是高科技企业继续将ITC作为解决其全球争议的重要机构,个别案件中原告提起多起337调查,以增加对竞争对手的压力,被告提起反制性的337调查也较为常见。
例如,前述3-DLiDAR 337调查案即是新兴行业竞争对手之间的专利侵权案件。在前述格芯(Global Foundries)与台积电的全球争议中,作为专利权人的格芯针对台积电及其下游客户同日向ITC提起了两起337调查[5],在LG化学与SKI的全球争议中,LG化学提起了两起337调查,一起商业秘密案件,一起专利案件[6],作为反制措施,SKI也提起了一起337调查[7]。在Heraeus与Zimmer的商业秘密争议中,双方互相提起了商业秘密337调查[8]。这些公司在ITC之外往往还存在大量的诉讼,包括在美国或者其他国家的专利侵权等诉讼。
(五)部分ITC案件申请人获得诉讼基金(litigation fund)的支持
与美国联邦地区法院专利侵权案件获得越来越多的诉讼基金支持相类似,2019年启动的337调查中有多起案件的申请人获得了诉讼基金的支持,这可能会导致原本诉讼资金匮乏的申请人提起更多的337调查。
例如,在灯丝LED产品案(案号337-TA-1172)中,原告加州大学获得了Longford Capital提供的资金支持。在LED产品和系统案(案号337-TA-1163,1164和1168),[9]原告也获得了诉讼资金的支持。在获得诉讼基金支持的337调查案件中,视诉讼基金与申请人之间具体交易安排的情况,被申请人在应诉以及证据开示策略等方面有独特的方面,被诉企业可考虑从诉讼主体资格等角度挑战申请人无权提起诉讼。